La marca como objeto de propiedad: licencia, cesión

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Published on November 15, 2008

Author: EstebanPelayo

Source: slideshare.net

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Presentación detallada para el becario del Servicio Peral. noviembre 2008

Tema 1.- Derecho de propiedad La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. Requisitos para la inscripción en el registro. Introducción Marcas Patentes Internacional

La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad.

Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro.

La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales.

Requisitos para la inscripción en el registro.

Objetos del derecho de propiedad (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM) Tanto la solicitud de una marca como la marca ya concedida pueden ser objeto de negocios jurídicos. Es posible que: La marca pertenezca a varias personas (cotitularidad) Se puede “vender” (cesión o cambio de titularidad) Se puede alquilar (licencia) Hipotecar, dar en garantía, opciones de compra, embargos, etc. Ver Art. 46 LM y siguientes

Tanto la solicitud de una marca como la marca ya concedida pueden ser objeto de negocios jurídicos.

Es posible que:

La marca pertenezca a varias personas (cotitularidad)

Se puede “vender” (cesión o cambio de titularidad)

Se puede alquilar (licencia)

Hipotecar, dar en garantía, opciones de compra, embargos, etc.

Principios fundamentales Desconexión de la marca con la empresa Alcance Total Parcial Se pueden transmitir cualquiera de los derechos exclusivos (usar en publicidad, importar, exportar, ofrecer en el comercio, almacenar, etc.) Clases, productos dentro de una clase Territorio Es necesaria la inscripción Para que cause efecto frente a terceros de buena fe Se ordena la inscripción de acuerdo con la fecha de presentación Ver Art. 34 LM. Derechos conferidos por la marca.

Desconexión de la marca con la empresa

Alcance

Total

Parcial

Se pueden transmitir cualquiera de los derechos exclusivos (usar en publicidad, importar, exportar, ofrecer en el comercio, almacenar, etc.)

Clases, productos dentro de una clase

Territorio

Es necesaria la inscripción

Para que cause efecto frente a terceros de buena fe

Se ordena la inscripción de acuerdo con la fecha de presentación

Concepto de Cotitularidad (ART. 46 LM) La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. Origen de la cotitularidad ORIGINARIA cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares DERIVADA: por herencia La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Art. 46.1 LM Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 46 LM

La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas.

Origen de la cotitularidad

ORIGINARIA cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares

DERIVADA: por herencia

La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Art. 46.1 LM

Regulación de la Comunidad (ART. 46 LM) La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos. Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho. Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 46 LM Ver Art. 398 CC

La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.

Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos.

Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.

La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho.

Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM) La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. Ambos registros (Marcas e Hipotecas) están comunicados para anotar simultáneamente gravámenes sobre marcas Se regula por Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51 Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Ley Hipoteca Mobiliaria

La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas.

Ambos registros (Marcas e Hipotecas) están comunicados para anotar simultáneamente gravámenes sobre marcas

Se regula por

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51

Embargos (Art. 46.2) Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca” Principios Independencia de la empresa Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Introducción Marcas Patentes Internacional

Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca”

Principios

Independencia de la empresa

Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Cesión de marca (Art. 47 LM) Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario Tan sólo se imponen medidas para proteger a los consumidores Derecho comparado Alemania: transmisión con la empresa Francia: cesión libre Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores Medidas para proteger a los consumidores Conexión entre la marca y la empresa (Art. 47.1 LM) La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso. Control administrativo de la cesión. (Art. 47.2 LM) Denegación si se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios El adquirente puede aceptar limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa Introducción Marcas Patentes Internacional

Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario

Tan sólo se imponen medidas para proteger a los consumidores

Derecho comparado

Alemania: transmisión con la empresa

Francia: cesión libre

Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores

Medidas para proteger a los consumidores

Conexión entre la marca y la empresa (Art. 47.1 LM)

La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

Control administrativo de la cesión. (Art. 47.2 LM)

Denegación si se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios

El adquirente puede aceptar limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa

Solicitud modificaciones de derechos (Art. 49 LM y Art. 30 a 35 del RLM) Impreso de Solicitud Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999), que puede ser una de estas opciones: Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente. Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original. Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca Justificante del pago de tasas Inscripción de cesiones, licencias u otros derechos reales y opciones de compra 31,80 € Inscripción del cambio de nombre del titular 15,90 € Introducción Marcas Patentes Internacional Ver Art. 11 TLT – Cambio de titularidad

Impreso de Solicitud

Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999), que puede ser una de estas opciones:

Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca

Justificante del pago de tasas

Inscripción de cesiones, licencias u otros derechos reales y opciones de compra 31,80 €

Inscripción del cambio de nombre del titular 15,90 €

Inscripción de las modificaciones de derechos (Art. 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM) Recepción Examen en la OEPM de la documentación presentada 1 mes para contestar el suspenso La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse 1 mes para contestar el suspenso Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones La OEPM resuelve la solicitud de inscripción Concediendo o denegando Total o parcialmente En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas Publicación en el BOPI Introducción Marcas Patentes Internacional Recepción Examen documentación Examen de la legalidad, validez y eficacia Contestación en 1 mes Concesión de la inscripción Publicación en el BOPI Contestación en 1 mes

Recepción

Examen en la OEPM de la documentación presentada

1 mes para contestar el suspenso

La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse

1 mes para contestar el suspenso

Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones

La OEPM resuelve la solicitud de inscripción

Concediendo o denegando

Total o parcialmente

En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas

Publicación en el BOPI

¿En que consiste una licencia de una marca? Objeto: Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca Licenciante Licenciatario Licensor Licensee Derechos Introducción Marcas Patentes Internacional

Objeto:

Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia

Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca

Definición de la licencia Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica. La licencia de marca no implica una transferencia de la titularidad. La propiedad sigue perteneciendo al licenciante

Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica.

La licencia de marca no implica una transferencia de la titularidad. La propiedad sigue perteneciendo al licenciante

Son habituales los controles de calidad Se establece en el contrato una relación estrecha entre licenciante y licenciatario El licenciante controla la calidad del producto para no perder prestigio Diferenciar Identificación Control de Calidad Mediante la diferenciación se identifica el origen, fabricante haciendo referencia implícita a la calidad e imagen de la empresa La función principal de una marca consiste en diferenciar los productos o servicios de una empresa en el mercado

Se establece en el contrato una relación estrecha entre licenciante y licenciatario

El licenciante controla la calidad del producto para no perder prestigio

Mediante la diferenciación se identifica el origen, fabricante haciendo referencia implícita a la calidad e imagen de la empresa

La función principal de una marca consiste en diferenciar los productos o servicios de una empresa en el mercado

Clases de licencias (Art. 48 LM) Objeto Marca registrada Solicitud ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes Exclusividad Ámbito territorial Duración Contenido Todos los productos o servicios / Una parte de los productos o servicios Ofrecimiento de productos, comercialización, almacenamiento Importación o exportación Publicidad Uso en redes telemáticas Poner la marca en envases o embalajes Introducción Marcas Patentes Internacional

Objeto

Marca registrada

Solicitud

ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes

Exclusividad

Ámbito territorial

Duración

Contenido

Todos los productos o servicios / Una parte de los productos o servicios

Ofrecimiento de productos, comercialización, almacenamiento

Importación o exportación

Publicidad

Uso en redes telemáticas

Poner la marca en envases o embalajes

Inscripción de un contrato de licencia (Art. 48 LM) Los requisitos son “mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca Hay que especificar Si es licencia exclusiva o no exclusiva Total o parcial Limitada o ilimitada Temporal o indefinida Introducción Marcas Patentes Internacional

Los requisitos son “mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca

Hay que especificar

Si es licencia exclusiva o no exclusiva

Total o parcial

Limitada o ilimitada

Temporal o indefinida

Presunciones legales en un contrato de licencia (Art. 48 LM) Clase de licencia El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca Carácter no exclusivo Prohibición de transmisiones ulteriores Control de la marca por el licenciante Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. Introducción Marcas Patentes Internacional

Clase de licencia

El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca

Carácter no exclusivo

Prohibición de transmisiones ulteriores

Control de la marca por el licenciante

Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

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